【弼兴法谈】商标共存协议在实践中的要点及接受情况

商标共存协议在实践中的要点及接受情况

商标版权代理人、律师

赵昕悦

近年来,随着企业和公众知识产权保护意识的增强,我国的商标申请量呈现井喷式地增长。截止2022年底,我国有效商标注册量为4267.2万件。在先已注册商标的增多,意味在后申请的商标在申请中遇到近似商标阻碍的概率会越来越高。一般来说,因引证在先商标被驳回的,商标申请人为获得商标核准注册,可以考虑以下几种方式:(1)在驳回复审中去抗辩申请商标与引证商标不构成使用在同一种或类似商品上的近似商标;(2)对于已经注册满三年且连续三年不使用的引证商标,可以提起撤销连续三年不使用注册商标申请,以排除在先商标的权利阻碍;(4)与引证商标权利人进行协商,请求其出具商标共存协议;(5)与引证商标权利人进行协商,请求将引证商标转让至申请人名下,以排除在先商标的权利阻碍。


考虑到商标共存协议相较于撤销连续三年不使用注册商标、转让等方案,其用时较短,且实操性强的优势,商标共存协议成为了众多商标申请人为排除在先商标权利障碍、获得商标核准注册的重要途径之一。本文就商标共存协议的注意要点及接受情况展开说明:


(一)商标共存协议的属性:

商标权属于民事财产权利,具有私权的属性特征。当商标权遇到冲突的情况下,在先商标权利人可以根据意思自治原则对自己的商标权进行处分,国家知识产权局及法院也需要充分尊重在先商标权人的意思表示,这是商标共存协议可以被接受的理论基础。同时,保障消费者的合法利益也是《商标法》的立法目的之一,当商标的共存可能损害消费者合法利益时,共存协议将不能获得采纳。因此,商标共存协议仅是判断商标是否构成近似商标,排除混淆的初步证据。


(二)商标共存协议的要求:

北京市高级人民法院在《商标授权确权行政案件审理指南》中明确指出商标共存协议应当符合以下要件:

(1)引证商标权利人应以书面形式同意诉争商标申请注册,明确载明诉争商标的具体信息,但附条件或者附期限的共存协议一般不予采信。

(2)共存协议应当真实、合法、有效,且不存在损害国家利益、社会公共利益和第三人合法权益等情形,否则不应予以采纳。

 

具体来讲,商标申请人希望通过出具商标共存协议以克服在先商标的近似阻碍,需特别注意以下几点:

(1)如引证商标权利人为境内主体的,一般要求对该商标共存协议的签署过程进行公证;如引证商标权利人为国外公司,需对商标共存协议的签署过程进行公证之后,再完成中国驻该国的大使馆的认证,未经公证认证程序的共存协议存在瑕疵,法院极有可能对其真实性及合法性不予认可。

此外,因大部分国家并没有公章制度,对于引证商标权利人是国外公司的情况,还需要确认签署人是经法律、公司章程或董事会、股东大会授权的有权签署人,并对该证明签字权限的文件一并进行公证认证,如签署人并非所记载的有权签署人,则法院极有可能对其真实性不予认可。

(2)提交的商标共存协议不能附条件或附期限,所谓附期限,例如在商标共存协议载明了“有限期为两年”;所谓附条件,例如在商标共存协议中约定1.假设行政部门或者司法最终认定本协议各方所涉商标构成市场混淆,则本协议失去共存法律基础2.要求某一方必须按照协议中规定的样式对商标进行使用。

(3)商标共存协议的主体名义、地址与引证商标权利人的名义、地址是否一致也是审查的重点之一。如引证商标正在商标转让程序中,则需要注意在商标转让核准之后,再与最终的受让人签订商标共存协议。


(三)商标共存协议的法律效果:

(1)引证商标与诉争商标的商标标志相同或者基本相同,且使用在相同或者类似商品上的,不能仅以共存协议为依据,准予诉争商标的注册申请。

(2)引证商标与诉争商标的商标标志近似,使用在相同或者类似商品上,引证商标权利人出具共存协议的,在无其他证据证明诉争商标与引证商标的共存足以导致相关公众对商品来源发生混淆的情况下,可以认定诉争商标与引证商标不构成近似商标。

(3)引证商标权利人出具共存协议后,以诉争商标与引证商标构成近似商标为由,提起不予注册异议或者请求无效宣告的,不予支持,但该协议依法无效或者被撤销的除外。


(四)商标共存协议目前的接受情况:

近年来,随着国知局、法院对商标共存协议的普遍采信,申请商标因引证在先商标被驳回后,商标共存协议成为了众多商标申请人获得商标核准注册的重要途径之一,有越来越多的商标申请人尝试与引证商标权利人进行协商,请求对方出具商标共存协议。但根据最新的商标实务,在行政阶段,国知局对采信商标共存协议的概率逐渐降低,审查员对商标共存协议的接受度呈现更为谨慎的态度,虽诉讼阶段对商标共存协议的接受比例高于行政阶段,但从2023年第一季度的一审(或二审)判决书来看,目前即使走到二审,法院也未必会采信商标共存协议。

 

我方统计了2023年第一季度作出一审(或二审)判决的26件商标驳回复审行政纠纷案件,有且仅由一件在一审、二审中均接受了商标共存协议,有2件在一审阶段接受了共存,但因国知局上诉,在二审中同样未对商标共存协议予以认可,其余商标在一审、二审阶段均未予以认可,统计表格如下:


相关案例整理如下:


在判断申请商标与引证商标是否构成商标法意义上的近似商标时,商标共存协议仅可以作为初步排除混淆的依据。如申请商标与引证商标高度近似、显著识别文字部分完全相同或仅有细微差别时,在隔离比对的状态下,相关公众以一般注意力无法区分,使用在相同或类似商品/服务上易使相关公众对商品/服务的来源产生误认。在此种情况下,即使引证商标权利人出具了经公证、认证的商标共存协议,可能也仍无法以商标共存协议为由,准予申请商标的注册。就目前的审查实践而言,考虑到双方商标共存造成市场混淆并损害相关消费者权益风险,无论是行政阶段还是司法阶段,均对商标共存协议的审查趋严。因此,虽然商标共存协议是众多商标申请人为排除在先商标权利障碍、获得商标核准注册的重要途径之一,但考虑到目前行政阶段与司法阶段对商标共存协议的接受度偏低,商标申请人也可以考虑通过商标转让或者撤三的方式,排除在先权利障碍。


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作者介绍


赵昕悦

商标版权代理人、律师

赵昕悦主要从事与商标版权相关的知识产权代理业务,包括商标检索、注册、注销、续展、撤三、转让移转、许可备案、异议、监控、驳回复审和无效,知识产权海关备案,知识产权尽职调查,域名争议,版权登记,谈判协商,诉讼代理,驰名商标认定等工作。

从业以来,赵昕悦代理过数百件国内商标申请、马德里商标国际注册申请、商标驳回复审、异议申请、无效宣告申请等,并直接处理过数十件境外商标申请,涉及包括美国、日本、欧盟、英国、大利亚、加拿大、瑞士、越南等世界主要国家,技术领域包括新能源、医药、生物等各个方面


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