【弼兴法谈】不等同侵权的抗辩方式

文章首发于上海市知识产权服务行业协会微信公众号，作者为弼兴高级合伙人杨东明。

不等同侵权的抗辩方式

-- ZL200410001179.9“光纤原位药物溶出度/释放度试验仪”发明专利侵权纠纷案评析

上海某分析仪器有限公司（以下简称“原告”）为专利号为“ZL200410001179.9”，发明名称为“光纤原位药物溶出度/释放度试验仪”的发明专利的专利权人。原告向上海知识产权法院提起诉讼，请求山东某制药有限公司（以下简称“被告一”）和上海某实验设备有限公司（以下简称“被告二”）停止侵权行为，并承担相应的侵权责任。

我所受被告委托进行应诉，经过一审审理，上海知识产权法院作出判决（2016沪73民初581号），认定被控侵权产品不构成侵权，驳回原告诉讼请求。之后原告上诉至上海市高院，上海市高院作出终审判决（2017沪民终206号），驳回上诉，维持原判。

涉案专利权利要求2与涉案产品的简要介绍

本案的争议焦点在于涉案产品是否构成等同侵权，所以如何从不同角度抗辩涉案产品的技术特征与权利要求2的对应技术特征不构成等同就尤为关键。所以，为后续理解方便，首先对涉案专利与涉案产品进行简要介绍。

涉案专利的原始授权文本的权利要求1和2为独立权利要求，权利要求1被我方宣告无效，所以原告以权利要求2为基础主张涉案产品侵权。

涉案专利的权利要求2要求保护一种光纤原位药物溶出度/释放度试验仪，其主要包括光源19、探头20、检测器21，其中探头20包括套管5、光纤2和反光镜6，光纤的检测端4安装在套管5的内端部，在套管5的外端部通过螺纹方式或者插入方式安装有调节光程杆12，在调节光程杆12的内端部安装有反光镜6，在套管5的中部有不少于一个的进样口11。

涉案专利图

涉案产品也是一种光纤原位药物溶出度/释放度试验仪，其他部分省略不讲，涉案产品的金属结构部分是空心圆筒形，在圆筒的最底部有一反光镜，底部稍微靠上部位具有进样口，金属结构螺纹连接在探头检测端上。

涉案产品图

不等同侵权的抗辩

通过上面的描述，可以发现涉案产品的金属结构和涉案专利的套管、调节光程杆的组合外表初看上去着实有几分相似，尤其是将金属结构和套管组装到各自对应的探头检测端上之后，组装后因为看不到探头内部结构，所以探头外形上更加近似。所以，在这种情况下，为了让合议庭清晰地理解两者的不等同之处，对原告的主张进行针对性的抗辩，代理人采用了以下抗辩策略。

首先，针对原告的两种不同的技术特征比对方式分别予以了回应。具体来讲，原告的诉讼策略也是周密细致，其分别主张涉案产品的金属结构与权利要求2中的调节光程杆等同，以及涉案产品的金属结构与权利要求2中的调节光程杆、套管的组合等同。原告这样做的目的是将被告抗辩的两条道路都堵死，但我方代理人仍然通过深入研究两者的技术内容，并且与委托人的技术人员反复确认，找出了两者的不等同之处，针对两种主张逐一进行了有力的回应。

其次，在针对每一种主张进行抗辩时，也进行了分层次的抗辩。第一层次就是按照原告的比对方式，涉案产品中根本就不包括套管或者调节光程杆这一技术特征，也不包括与其等同的技术特征，所以根本就就不需要考虑是否等同的认定了。具体的论述过程如下：

“1、针对原告主张涉案产品中的金属结构与涉案专利权利要求2中的调节光程杆等同，被告认为，涉案产品不包括涉案专利中的套管这一技术特征，并且也不包括与套管等同的零部件，所以就未落入权利要求2的保护范围。”“2、针对原告主张涉案产品中的金属结构与涉案专利权利要求2中的调节光程杆、套管等同，被告认为，与权利要求2中的技术特征逐一对应进行比对，1）涉案产品根本就不包括涉案专利中的承载反光镜的圆柱体形状的调节光程杆，2）更不包括调节光程杆通过螺纹或者插入方式安装在套管的外端部这一技术特征，3）也不包括反光镜安装在调节光程杆的内端部这一技术特征。从这个角度讲，涉案产品也是未落入涉案专利的保护范围的。”

然后，第二层次是即使十分牵强地去进行技术特征是否等同的比对，从两者本身的形状构造、连接方式、技术效果、使用过程等方面来看，两者也是不等同的。也就是说，涉案产品的技术特征与涉案专利的技术特征手段不同，功能不同，达到的效果不同，并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时是需要经过创造性劳动才能联想到的特征。具体的论述过程如下：

“1、针对原告主张涉案产品中的金属结构与涉案专利权利要求2中的调节光程杆等同。被告认为，

1）金属结构本身是空心圆筒形，在圆筒的最底部有一反光镜，底部稍微靠上部位具有进样口；而涉案专利中的调节光程杆是一个实心结构，下面一个圆饼形结构上面一个圆柱形结构，在圆柱形结构的顶部具有一个反光镜，并且其没有进样口的设置。

2）从金属结构与光纤的连接关系来看，金属结构直接就能和光纤检测端相连接，然后就可以直接使用；而涉案专利的调节光程杆是无法直接和光纤检测端相连接的，是需要借助套管才能和光纤检测端连接的，并且使用时还需要和套管的进样口配合使用。

3）从金属结构的使用来看，涉案产品是通过替换不同型号的金属结构来调节光程的，这样可以做到精确度很高，重复性好，不同的人不同的时间使用时，只要使用的是同一型号的金属结构，就能保证光程是一样的；而涉案专利是通过调节光程杆来调节光程的，只能依靠手的旋转和目测去调节光程，精确度很差，因为不同的人不同的时间去调节光程时，很难保证光程是相同的。

并且，金属结构操作简单，只需要把金属结构旋转到底直至不能旋转即可；而涉案产品的调节光程杆则需要人工调节，费时费力，调节时还需要用卡尺进行辅助的反复测量，以保证达到想要的光程。”

“2、针对原告主张涉案产品中的金属结构与涉案专利权利要求2中的调节光程杆、套管等同。被告认为，

1）从两者结构上看，金属结构本身是空心圆筒形，在圆筒的最底部有一反光镜，底部稍微靠上部位具有进样口，是一个简洁的整体结构，一个部件就实现了调节光程的目的；而涉案专利中的套管和调节光程杆是两个本身截然分开的零部件，并且组合后是一个实心结构，下面一个圆饼形结构上面一个杆状的圆柱形结构，在圆柱形结构的顶部具有一个反光镜。所以两者是不等同的。

关于螺纹方式连接，涉案产品中是金属结构螺纹连接在探头检测端上，一端是金属结构，另一端是探头检测端；而涉案专利中的螺纹方式连接，一端是套管外端部，另一端是调节光程杆。两者的连接对象是不一样的，正如上一段所讲，涉案产品根本就不包括涉案专利中的承载反光镜的圆柱体形状的调节光程杆，更不包括调节光程杆通过螺纹或者插入方式安装在套管的外端部这一技术特征。并且上述的两种螺纹连接方式也是不等同的。

从两者技术效果上看，金属结构只使用一个零部件就达到调节光程的目的，结构非常简单，并且生产制造工艺简单，成本低，使用起来也是十分的方便，只需要一个步骤就是拧到光纤检测端上即可，省时省力。

而涉案专利中，结构复杂，因为它需要两个零部件，尤其是调节光程杆的结构比较复杂，需要有一个圆饼形与套管底端配合，还需要一个杆状圆柱体去承载反光镜。并且使用过程麻烦，需要先把光纤的检测端安装在套管的内端部，然后在套管的外端部上安装调节光程杆，而因为套管直径很小，在安装调节光程杆时需要人员进行准确的对接，才能保证调节光程杆接入到套管内端，这种操作费时费力，工作效率低下，而实际使用中实验的频率是很高的，需要重复很多次这样的步骤，可想而知，每一次的时间浪费叠加起来更是对工作效率影响很大。

2）从金属结构在调节不同光程时的使用过程来看，理由同上，不做赘述。”

代理人通过上面的论述方式，针对原告的主张从不同角度进行了回应，并且从不同层次进行了不等同侵权的抗辩，有力有据，层层递进，最终说服了合议庭，得到了一份认定涉案产品不侵权的判决，且在判决书中采纳了我方的上述观点。

总结

专利侵权案件中，等同侵权是最为常见的一种侵权方式，所以针对等同侵权的抗辩就显得尤为重要。本案的启示在于，代理人在论述技术特征的手段不等同，感觉理由不够充分时，可以尝试从技术特征的效果不同，即涉案产品的技术特征带来了更好的技术效果，涉案产品的技术特征是本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时需要经过创造性劳动才能联想到的特征，这一角度去思考和争辩，从这一角度找到有说服力的突破口后，再去反推出两技术特征所采用的手段不同，换然之，两技术特征的效果不同也直接证明了其采用的手段不同。从而，最终证明涉案产品的技术特征与涉案专利的技术特征手段不同，功能不同，达到的效果不同，并且是本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时是需要经过创造性劳动才能联想到的特征，技术特征不等同，涉案产品不侵权。

杨东明

弼兴高级合伙人、律师、专利代理师、技术经纪人

上海大学法学院校外职业导师

中国知识产权研究会理事

上海市专利转化专项计划

专利运营特派员

杨东明律师有着17年的知识产权实务经验。他谙熟专利申请、无效、诉讼及咨询类业务，以及著作权、商业秘密类法律业务。他代理的专利申请上千件，技术领域包括机械、电子、计算机软件、外观设计等各个方面；代理的知识产权诉讼案件上百件，案件涉及专利侵权纠纷，专利无效及行政诉讼，专利权属纠纷，发明人资格纠纷，软件著作权纠纷，侵害商业秘密纠纷等。他也担任了多家企业的知识产权法律顾问，帮助企业进行行业内、区域性或者全球性的检索分析，制定知识产权战略;针对企业知识产权重大交易进行尽职调查，参与企业知识产权交易谈判全过程；为企业知识产权工作者开展全面的知识产权培训，为客户提供全方位的知识产权服务。