凯惠科技发展（上海）有限公司复审请求案授权（代理人：薛琦、沈利）
2013-03-13 13:52:53   

 
案件信息：
申请号：200510028963.x
发明创造名称：一种抗关节炎药物细胞靶标筛选系统及筛药的方法
申请人：凯惠科技发展（上海）有限公司
代理人：本事务所专利代理人薛琦、沈利在专利申请复审程序中作为申请人凯惠科技发展（上海）有限公司的代理人。
 
案由：
2010年，专利局发出第一次审查意见通知书，引用对比文件1（WO2005024059A），认为本申请说明书公开不充分，不符合专利法第26条第3条的规定。
2011年，申请人提交答复第一次审查意见通知书，采用附件1（pGL3荧光素酶报告载体的技术手册），附件2（US7468369，优先权日2005-1-4，其同族专利WO2006072393A2的公开日是2006.7.13），附件3（J.-P. Cadoret等. Transient expression assays with the proximal promoter of a newly characterized actin gene from the oyster Crassostrea gigas，FEBS Letters 460 (1999) 81^85）。
2010年11月26日，本申请被驳回，驳回理由是：本申请请求保护的抗关节炎药物细胞靶标筛选系统的构建方法中包括将mPGES-1启动子、COX-1启动子和COX-2启动子基因克隆至pGL3BN载体。然而，说明书中并没有记载pGL3BN载体的具体结构，该手段是含糊不清的，以致本领域技术人员无法实现，不符合专利法第26条第3款的规定。
为此，申请人于2011年03月11日提出复审请求，未提交修改文件。
 
复审请求的主要理由和证据：
申请人在分析本案的过程中发现，在驳回决定中审查员不认为附图1记载的内容是说明书记载的内容，从而认为本申请说明书中没有记载pGL3BN载体的具体结构。并且审查员对申请人答复一通的意见陈述存在曲解之处，其认为，申请人“试图显示‘pGL3BN载体’为早已公开的商品载体”，这偷换了逻辑概念。申请人在答复第一次审查意见中是先说明“pGL3B载体”是在本申请日之前就已经公开的商品质粒，再说明“pGL3BN载体”是在“pGL3B载体”的基础上通过本领域常规技术，本领域技术人员能够得到的质粒，并非说明“pGL3BN载体”为早已公开的商品载体。为此，在复审请求中，代理人指出了审查员在驳回决定中的上述问题，同时采用附件1、2以及质粒图谱的常规阅读方式，质粒命名的常规方式等，形成完整的证据链，来说明“pGL3BN载体”的具体结构是公开的，本领域的技术人员根据本申请说明书的记载能够实施本发明的技术方案，本申请说明书公开充分，符合专利法第26条第3款的规定。
附件1：An Mx1 promoter–reporter system to study interferon pathways in rainbow trout; Bertrand Collet a, Pierre Boudinot b, Abdenour Benmansour b and Christopher J. Secombes; Developmental & Comparative Immunology, Volume 28, Issues 7-8, June 2004, Pages 793-801
附件2：Technical Manual: pGL3 Luciferase Reporter Vectors。

其他信息：
在答复第一次审查意见通知书中，申请人引用原附件1（pGL3荧光素酶报告载体的技术手册），原附件2（US7468369，优先权日2005-1-4，其同族专利WO2006072393A2的公开日是2006.7.13），原附件3（J.-P. Cadoret等. Transient expression assays with the proximal promoter of a newly characterized actin gene from the oyster Crassostrea gigas，FEBS Letters 460 (1999) 81^85）作为证据，但是审查员认为附件1《载体的技术手册》的出版日期在申请日后，而不予接受，从而还是认为说明书没有记载pGL3BN载体的具体结构，本申请说明书不符合专利法第26条第3款的规定，因此驳回本申请。代理人仔细分析该案件，附件1《载体的技术手册》只有申请日后出版的版本能够被找到，在申请日前出版的版本，即使是申请人那边也不能找到了。由此，陷入困境。但是代理人继续寻找其他证明途径，几经波折后终于找到其它证明途径和相应证据，从而以上述理由和证据提出复审请求。
凯惠科技发展（上海）有限公司，又称凯惠医药科技(上海)有限公司，是尚华医药服务集团（以下简称“尚华集团”）的全资子公司，于2010年在美国纽交所上市。
本专利的申请阶段非有我事务所代理人代理，答辩和复审程序则为我事务所代理人代理。本事务所专利代理人薛崎、沈利为本案的代理人。
 
结果：
复审请求提出后，复审委未发复审通知书，也未进行口头审理，直接于2011年12月16日作出复审决定，撤销了驳回决定，本专利申请继续审查。
2012年1月4日第二次审查意见通知书发文，指出专利申请的缺陷为权利要求表述不清楚，不符合专利法第26条第4款，申请人进行了答复和修改，克服了所述的缺陷。
2012年5月14日，授权通知书发文，本申请顺利获得专利权。