【弼兴法谈】薛琦:专利撰写之我见——权利要求布局

摘要


2024年1月27日,由《中国知识产权》杂志主办的“第十四届知识产权新年论坛暨2024中国知识产权经理人年会”在京召开。本届新年论坛主题为“和谐共生 砥砺向上”,站在2024年的新起点,在强国愿景的指引下,从积能、共识、提升、深化层面对中国知识产权事业的变革挑战与发展机会作出总结与展望。在主论坛“中国知识产权高峰趋势论坛”上,弼兴创始合伙人、主任薛琦发表了主题演讲。


薛琦在演讲中讲解了专利申请文件中权利范围的布局策略与权利扩张的合理方法,并结合具体案例从多角度论证了权利要求布局的可能技术方案。


以下为演讲内容摘要:

本文从四个方面,权利范围的布局、权利扩张、扩张的几个角度,以及一个案例(该案例可涵盖90%的专利撰写),来说明专利申请文件中如何对权利要求布局进行撰写。


专利申请文件撰写中的权利范围的布局

专利申请文件撰写中,权利范围的布局有最大与最小之分。最大保护范围的确定,能使发明创造得到有效保护;同时,也应注意布局优选范围,不仅为后续修改留出退路,也能够防止他人后续申请选择发明,并切合于不同国家的专利审查标准。


专利申请文件撰写中的权利范围的布局

专利申请文件撰写中,权利范围的布局有最大与最小之分。最大保护范围的确定,能使发明创造得到有效保护;同时,也应注意布局优选范围,不仅为后续修改留出退路,也能够防止他人后续申请选择发明,并切合于不同国家的专利审查标准。


撰写申请文件中的权利扩张

申请专利不同于发表论文。论文的意义在于展示最佳研究成果、供研究讨论,而专利则着眼于扩张自身的权利范围。专利申请时允许进行概括,在维权中则允许主张等同侵权,这两点是专利制度的核心所在。撰写申请文件,正是专利权扩张的最好机会!


撰写申请文件时进行权利扩张的几个角度

一是保护主题种类的扩张。专利最终是保护主题的,主题越多,后续维权时的方法、对象和手段则越多。对此,可从技术角度、专利法可授权角度和商业角度对保护主题种类进行扩张。

二是专利申请数目的扩张。若专利申请不具有单一性,代理人应建议申请人分案;若申请人有较多专利申请数目的需求,则申请即使有单一性,也可根据实际需要分案申请;此外,根据要解决的技术问题,还可以将发明创造拆解为具有独立功能并足以区别于现有技术的最小技术方案。

三是发明点的立体保护。举例而言,如果专利申请中具有三个独立的且各有不同技术效果的发明点,则不仅可以把这三个不同发明点单独申请专利,还可以通过三三组合、两两组合进行专利申请,形成共7个技术方案(见图1)。如果专利申请中有一个独立发明点和两个附加发明点,则可以将独立发明点单独作为技术方案,并将独立发明点与两个附加发明点分别组合或全部组合,形成共4个技术方案(见图2)。

图1


图2


四是每个技术特征的范围扩张,不仅可以扩张专利申请中的区别技术特征,还可以扩张其中的共同技术特征。


案例分析

本发明创造为一种组合物,其包括A1、B1、C1、D1、E1。


第一种情况下——

若现有技术为一种组合物,其包括A1、B1和C1;本发明创造中D1会带来d之效果,E1会带来e之效果。此时,专利保护的技术方案有:

技术方案1:一种组合物,包括A1、B1和C1,其特征在于还包括D1;

技术方案2:一种组合物,包括A1、B1和C1,其特征在于还包括E1;

技术方案3:一种组合物,包括A1、B1和C1,其特征在于还包括D1和E1。


第二种情况下——

若现有技术为一种组合物,其包括A2、B2和C2;本发明创造中D1会带来d之效果,E1会带来e之效果;单纯由A2变为A1、B2变为B1、C2变为C1,并没有产生特别的技术效果,且D1和E1与A2、B2、C2组合在一起仍然产生d和e之技术效果;A1和A2的上位概念为A,B1和B2的上位概念为B,C1和C2的上位概念为C。此时,专利保护的技术方案有:

技术方案1:一种组合物,包括A、B和C,其特征在于还包括D1;

技术方案2:如技术方案1所述的组合物,其特征在于还包括E1;

技术方案3:如技术方案1或2所述的一种组合物,其特征在于A为A1或A2。


第三种情况下——

若在第二种情况下D2和D1并列、E1和E2并列,并且两者的上位概念D、E与A、B、C组合在一起仍然产生d和e之效果。此时,专利保护的技术方案有:

技术方案1:一种组合物,包括A、B和C,其特征在于还包括D;

技术方案2:如技术方案1所述的组合物,其特征在于还包括E;

技术方案3:如技术方案1或2所述的一种组合物,其特征在于D为D1或D2。


第四种情况下——

若在第三种情况下D和E仅与B、C组合就有d和e的效果,此时,专利保护的技术方案有:

技术方案1:一种组合物,包括B和C,其特征在于还包括D;

技术方案2:如技术方案1所述的组合物,其特征在于还包括E;

技术方案3:如技术方案1或2所述的一种组合物,其特征在于D为D1或D2;

技术方案4:如技术方案1或2所述的一种组合物,其特征在于还包括A。


第五种情况下——

若在第一种情况下,A1包括A1'、A1"和A1''',此时,专利保护的技术方案有:

技术方案1:一种组合物,包括A1、B1和C1,其特征在于还包括D1;

技术方案2:如技术方案1所述的组合物,其特征在于还包括E1;

技术方案3:如技术方案1或2所述的一种组合物,其特征在于A1包括A1'、A1"和A1'''。


第六种情况下——

若在第一种情况下,现有技术还公开了D1与A1、B1、C1组合可以有d之效果,此时,专利保护的技术方案有:

技术方案1:一种组合物,包括A1、B1和C1,其特征在于还包括E1;

技术方案2:如技术方案1所述的组合物,其特征在于还包括D1。


第七种情况下——

若在第六种情况下,现有技术又公开了E1与A1、B1和C1组合可以有e之技术效果,但本发明创造A1、B1、C1、D1、E1组合后产生了协同作用,产生了d和e之技术效果较现有技术更好,或产生另外一个f之技术效果,或D1、E1在正常情况下与A1、B1、C1组合后效果不好,而本发明克服了此一困难达到了d和e之效果。此时,专利保护的技术方案有:

技术方案1:一种组合物,包括A1、B1和C1,其特征在于还包括D1和E1。


总结而言,专利申请的权利要求要同时考虑新颖性、创造性、支持问题甚至说明书公开充分问题、必要技术特征问题、简要问题等,以进行合理布局。


END


薛琦:专利撰写之我见——沟通篇






















声明:文章仅代表作者观点,不视为弼兴正式法律意见或建议。如需转载或引用请注明出处。如有任何问题,欢迎与我方联系。





















发言者简介


薛琦

弼兴创始合伙人、主任、 

律师、专利代理师、商标代理人、技术经纪人、版权经纪人

薛律师为中国知识产权研究会常务理事、中华全国专利代理师协会理事、上海市知识产权服务行业协会副会长,兼任复旦、交大、同济、华东理工、ICN法国南锡等多所高校的兼职教授、兼职硕导、实务导师和研究员。从业25年来,在知识产权服务方面经验丰富,既谙熟专利、商标申请及维护业务,也可帮助客户从宏观角度对专利布局,知识产权发展规划等进行深入剖析。代理过诸多著名的知识产权案件,包括上海知识产权法院第一案、被评为2012年最高院典型知识产权案例的专利侵权再审案等,能够为客户提供全方位的知识产权服务。

薛律师不仅注重实务,也重视学术,热心公益,从业以来积极进行知识产权培训工作,累计各种培训、讲座、演讲近千场。

联系我们

地址:上海市徐汇区小木桥路681号外经大厦21楼、26楼、29楼

电话:021-51797188、61258088、80522399

邮箱:law@beshininglaw.com

官网:www.beshininglaw.com

为了您 

保护您 

成就您

弼兴核心价值观

专业 负责 简单 阳光 奋进


弼兴修炼观

:改变自己;

:不比较、不计较;

:说好话、做好事、存好心;

:给人方便,给人欢喜、给人信心,给人希望;

:慈悲之心、感恩之心、分享之心、进取之心、平和之心。