【弼兴法谈】浅议马德里国际注册商标指定中国的商品问题

（一）《区分表》的四个层次

《类似商品和服务区分表》系中国商标局根据《尼斯分类》而指定。相较于《尼斯分类》将商品主要按功能、用途，将服务主要按行业进行分类的标注，《区分表》则大致从四个层次对商品和服务进行划分。第一层是商品和服务类别，共45个类别；第二层是商品和服务类似群组；第三层是具体的商品和服务项目；第四层通过“注”的形式对“交叉检索”的情形进行说明。属于同一群组的商品或服务一般被视作类似（除非《区分表》另有规定），而不属于同一个群组的商品或服务即使属于相同类别，但一般不类似。

例如第15类乐器（第一层），包含两个群组1501和1502（第二层），而每个群组中又包含不同的商品服务项目（第三层）（见表1）。

（表1）

伴随经济发展，中国商标申请量、注册量连续多年保持较快速度的增长，2021年首次实现年度商标注册审查量超1000万件，中国商标局面临着巨大的审查压力，审查员几乎没有能力根据细节或逐案考虑商品/服务的相似性。因此，类似群组提供了一种机械但快速的方法来确定商品/服务的相似性。审查员可以根据类似群组进行初步判断，如果两个商标的商品属于同一类似群组，那么构成类似。

（二）《区分表》的规范商品

通过中国知识产权局递交的商标申请，商标主管机关原则上仅接受存在于《区分表》中的规范商品，非规范商品很难被接受。随着2014年《中国商标法》的修订，申请审查必须在平均9个月内完成，面对压倒性的商标申请量以及加速审查的压力，机械的审查规范商品允许审查员更轻松、快速的将商品或者服务确定到所属类别和群组，从而便于进行下一步商标的近似性审查。这种机械性的审查大大的提高了审查效率。2019年国家知识产权局实现了国务院设定的目标，将商标审查周期进一步缩短到平均4-5个月。

（一）马德里国际注册商标与《区分表》的兼容

在中国获得商标注册保护的途径有两种：一种是直接向国家知识产权局递交商标注册申请；另一种是通过马德里国际商标注册体系指定中国获得延伸保护。从中国加入马德里协定和马德里议定书以来，大量申请人选择马德里注册向中国的领土延伸保护，一个很重要的原因就是马德里商标注册在商品描述方面的便利。不同于美日韩等国，中国知识产权局对于通过马德里体系指定中国的商标的商品接受程度要宽松很多，除了中国不接受的商品或服务（例如：零售、赌博等）外，只要该申请指定的商品或服务不超过其所在类别的范围，即使是超出《区分表》的非规范商品也基本会被接受。审查员会根据自己的理解将该国际注册商标指定的商品或服务翻译成中文，并自行决定指定商品和服务所属的类似群组。

总而言之，通过马德里体系指定中国的国际注册商标为申请人在中国申请非规范商品提供了回旋余地。当申请人无法在《区分表》中选择满足其创新产品和技术或特定产品和服务需求的描述时，马德里国际注册商标也是一种很好的选择。精确的商品描述为申请人提供了更大的空间来与可能的近似商标持有者商谈共存，也有利于在后续的不使用撤销程序中提交适当的使用证据。

（二）马德里国际注册商标与《区分表》的矛盾

1.国家知识产权局对于马德里国际注册商标指定商品群组划分不准确

当国际注册商标指定到中国时，商标局的审查员会根据自己的理解进行翻译和群组划分。因为审查员在进行翻译和群组划分之前，并不需要询问申请人的意见，这可能会造成由于对产品理解以及翻译的偏差，产生商品/服务被划分到了不适当的群组，或者审查员的翻译无法准确反映申请人的原商品等问题。

如上文所述，在中国，归入不同类似群组的商品和服务被认为不同（除非《区分表》另有规定），因此不当分类将不利于该国际商标在中国的保护。虽然申请人可以要求中国知识产权局更改错误，但因为国外申请人大多并不熟悉中国商标法律和商标实践，很多情况下无法及时发现问题。

此外，因为大部分国家并没有群组概念，因此大多马德里国际商标的指定商品通常不符合中国的群组分类，并受到基础申请或注册的限制。例如一个美国申请人通过美国商标局递交基础申请，并基于该基础申请递交了马德里国际商标申请指定中国。根据美国的商标实践，为了准确的递交使用证据，美国商标的指定商品描述一般较具体，但基于这个具体描述递交的马德里国际商标指定到中国，保护范围肯定是很窄的。

以第25类的 “服装、鞋类、帽子”为例，国外申请人可能会认为该描述足以涵盖各种服装项目。然而，在中国，这种描述不包括袜子、手套、领带、围巾、腰带、浴帽、睡罩和婚纱等商品。由于这些商品被归类为第25类的其他群组，因此被认为与“服装”不同。在中国，不同群组原则上互相不类似，因此群组的覆盖不足，很容易遭遇恶意抢注，从而影响真正商标权利人在中国正当行使其商标权。

2.仅特定的“零售/批发服务”在中国可被接受

许多国家接受零售/批发服务方面的商标。然而，中国知识产权局目前只接受药用、兽医用和卫生用制剂以及医疗用品的零售/批发服务，拒绝接受有关其他商品零售/批发务的描述。

许多国外申请人选择使用《区分表》中的标准描述“为他人推销”和“为商品和服务的买卖双方提供在线市场”，这被认为是中国最接近零售/批发服务的描述。但是对于“为他人推销”是否与零售服务相似，法院采取不同的观点。虽然有法院判决接受争议商标在商店商品销售服务和零售超市服务方面的使用，类似于“为他人推销”，但也有不支持的法院判决。因此目前与零售/批发服务有关的商标在中国如何保护仍不确定。

3.对商品或服务的不准确描述使得商标更容易被撤销

在中国，如果商标已经注册超过三年，任何人都可以该商标注册满三年未使用为理由提起撤销申请。一般来说，对一个指定商品/服务的使用证据可以被认为足以维持涵盖其他群组的整个注册。然而，如果对不使用撤销决定提出复审，对于提供使用证据的要求则大大提高，当注册人不能证明在注册的每个群组中至少有一个指定项目的使用，整个群组可能被撤销。

（三）马德里商标指定中国在商品方面的保护建议

1．同时向中国商标局递交申请

如果是重要商标，建议申请人在申请马德里国际注册商标的同时，直接向中国商标局以《区分表》的规范商品为基础递交商标申请，这样可以尽可能多的涵盖群组以获得更广泛的保护，进而防止抢注者在马德里商标无法涵盖的群组恶意抢注。

2．零售/批发服务的替代选项

如果申请人希望在中国涵盖零售/批发服务（药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品除外），鉴于目前商标局并不接受零售/批发服务的描述，建议在商品中包含 “为他人推销”和 “为商品和服务的买卖双方提供在线市场”等服务。在国家知识产权局正式接受零售/批发服务之前，这些替代项目可以提供临时性的保护和应对侵权的基础。

3．积极应对审查意见

虽然商标局对马德里国际商标所指定的商品/服务审查较为宽松，但如果商标局遇到我国当前绝对禁止的商品和服务项目，例如：零售/批发服务、占卜、赌博等，会以临时驳回通知的方式对申请予以驳回，要求申请人修改为标准的商品或服务名称，如果不按照要求补正，该商标申请将不予受理。这类驳回一般较为简单，申请人用过原属局向WIPO递交一份商品修正或者删除商品即可克服。

（一）案例一：第5592075号“NXP”商标异议案^[1]

原告恩智浦有限责任公司(简称恩智浦公司)认为第5592075号“NXP”商标（简称争议商标）与其第916265号“NXP”商标(简称引证商标一)、国际注册第917998号“NXP”商标(简称引证商标二)、国际注册第920010号“NXP”商标(简称引证商标三)构成相同类似商品上的近似商标，对争议商标提起了异议申请。

商标评审委员会经审理后认为：争议商标指定的“电源材料(电线、电缆);非空气处理电离设备;电焊设备;工业用放射设备;电子防盗装置;眼镜;电池充电器;动画片;电动开门器”与恩智浦公司的马德里国际注册商标指定的商品被商标局划入了完全不同的类似群组，因此虽然商标相同，但商品不构成类似，故裁定了恩智浦公司异议失败。

原告恩智浦有限责任公司(简称恩智浦公司)对该异议裁定不服，向北京知识产权法院提起行政诉讼。

商标档案信息如下：

（图2）

法院阶段，原告恩智浦公司提交了如下主要证据:一、引证商标的信息；二、百度百科对恩智浦公司的介绍；三、百度百科对电子标签的解释；四、媒体对恩智浦公司的介绍。

法院审理后认为：在类似服务和商品区分表中,虽然争议商标指定使用的商品与三引证商标不属于同一子类（群组）,但被异议商标指定使用的商品与三引证商标指定使用的商品的销售渠道、商品性质相同或者近似。被异议商标与三引证商标属于使用在相同或者近似商品上的标识。被异议商标与三引证商标均由字母“NXP”组成,被异议商标与三引证商标为近似商标。被异议商标与三引证商标共存于商品"电源材料(电线、电缆)；非空气处理电离设备；电焊设备；工业用放射设备；电子防盗装置；眼镜；电池充电器；动画片；电动开门器"上,易使得相关公众对商品的来源产生混淆和误认。争议商标的注册违反了2001年《商标法》第二十八条的规定。被诉裁定对此认定错误,应予以纠正。

鉴于中国商标局基本不会针对马德里商标的商品进行审查，因此，马德里商标申请人可以用大类和类似群的标题等非《区分表》中的规范商品作为指定商品服务描述。例如本案中申请人指定了第9类的大标题“科学、航海、勘测、摄影、电影、光学、衡具、量具、信号、检验(监督)、救护以及教学用具及仪器”等非规范商品。申请人以为马德里注册使用大小类标题做指定商品描述既可以保护覆盖全类全组又可以绕开中国商标局严苛商品形式审查的时候，问题来了。就马德里注册商标而言，无论是在排除在后申请还是在对抗商标侵权方面，大小类标题并非如欧美商标申请人想象般可以覆盖整个大类和类似群组，而是由中国商标局审查员根据商标局内部规定及其个人的理解，将大类标题拆分为细小且数量有限的具体项目进行保护。如此一来，不但保护范围大大缩小，而且实际保护项目与注册人自己商标使用的项目在很多时候并不吻合。

（二）案例二：第1039638号国际注册商标注册申请案

PLANMECA OY（简称申请人）在第10类商品上通过马德里体系指定中国的国际注册号为G1039638的商标“SINGLED”（简称申请商标）被商标局基于类似商品上的在先商标“Single”（简称引证商标）驳回其在指定商品“外科、医疗、牙科以及兽医用器械和仪器”上的注册。

申请商标指定的“外科、医疗、牙科以及兽医用器械和仪器”由于过于宽泛，被审查员划分到了1001、1002、1003和1004四个类似群组，而引证商标的指定商品归属于1001、1006和1007三个群组，二者商品其实仅在1001这一个群组上构成冲突。鉴于申请人的主营业务是“牙科器械和仪器”，兽医用器械和仪器，以及牙科以外的其他器械和仪器对申请人来说并不重要。“牙科器械和仪器”归属于1002群组的商品项目，本身不应该与1001群组上的引证商标相冲突，但由于申请人指定商品描述比较宽泛，进而导致了核心商品被驳回。

由于引证商标和申请商标较为近似，仅争辩商标不近似很难获得支持，最终申请人选择将“外科、医疗、牙科以及兽医用器械和仪器”拆分成“外科、医疗以及兽医用器械和仪器”和“牙科用医用器械和仪器”两项，并通过放弃“外科、医疗以及兽医用器械和仪器”这项商品，获得了1002群组上“牙科用医用器械和仪器”的注册。

^[1] (2014)一中行(知)初字第9182号 恩智浦有限责任公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会异议复审一审行政判决书

[2]何薇，蒋怡芸，邓仕举.关于在马德里商标国际注册过程增加领土延伸保护补正机会的建议[J].中华商标,2020,9：66-74

[3]刘璐璐.中国国内商标申请与通过马德里国际途径指定中国申请的比较[J].中华商标,2017,6：31-32

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