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浅谈涉及申请人和发明人变更的PCT申请进入国家阶段的相关手续要求和注意事项
2019-10-09 19:51:27   

作者:王逸君、谈歆玥  涉外专利流程部

众所周知,国际局对于PCT国际阶段申请人或发明人的信息变更的形式要求简单,且不要求申请人提交任何证明文件。这种通过提交一份请求即可完成变更手续的方式,为越来越多申请人采纳。
 
但实践中,在后续办理进入中国国家阶段手续时,如果国际阶段缺少相应变更的证明文件,初审审查员根据案情下发《办理手续补正通知》的情况并不少见。本文系涉外流程人员通过办案经验的总结,第一,对于涉及在国际阶段变更申请人或发明人的PCT申请在办理进入中国国家阶段手续时,需要准备的相关手续和材料进行了归纳。第二,通过一则案例分享,对一种特别情形下涉及申请人变更的申请的处理方式和策略进行探讨,希望对企业申请人和广大流程同行有所启发或帮助。
首先,针对国际阶段变更申请人或发明人的PCT申请在办理进入中国国家阶段手续时的相关手续和材料,列举如下。
1、国际阶段中涉及发明人信息变更的PCT申请在进入中国时的证明文件要求

 
2、国家阶段涉及申请人信息变更的PCT申请在进入中国时的证明文件要求



 
需要注意的是:根据中国《专利审查指南》的相关规定,“转让方是中国内地的个人或者单位,受让方是外国人、外国企业或者其他组织的,应当出具国务院商务主管部门颁发的《技术出口许可证》或者《自由出口技术合同登记证书》,或者地方商务主管部门颁发的《自由出口技术合同登记证书》,以及双方签字或盖章的转让合同”。即,若国际阶段的变更涉及由中国申请人的权利转出,需要及时提供技术出口证明,由于各地办理技术出口证明的手续和时间长短不一,建议申请人及早办理相应手续以免耽误期限。
因此,在PCT申请需要进入中国,而国际阶段中进行了将国内申请人变更为国外申请人的记录的申请,在实践中往往会遇到一些复杂情形,下面通过一则案例分享,进一步进行探讨。
一件PCT国际申请以A公司作为申请人递交,在国际阶段时办理了申请人的实体变更(权利转移),即,由A公司(中国公司)转让给B、C、D公司(B、C为中国公司,D为外国公司)。在办理进入中国国际阶段时,仅提交了申请权转让文件,随后审查员指出A公司是一家中国公司,而D公司是一家外国公司,权利转移涉及A转D,必须提交工商部门颁布的《自由技术出口合同登记证书》,以证明A公司符合向国外转让该专利的条件。
 
上述案件,申请人在补正过程中碰到了诸多困难,由于各种原因,A公司无法获得《自由出口技术合同登记证书》,在获批补正期限延长后,仍无法在期限内提交该文件。
 
为避免因补正超期而使申请被视为撤回,本所流程人员多次致电审查员,说明情况并尝试寻求解决办法。后经专利局初审部领导批准,审查员采纳了我们的建议,同意以提交著录项目变更申请的方式来克服缺陷,即,变更该中国申请的申请人为国际阶段原始的申请人A公司,以避免在中国申请初审阶段必须提交《自由出口技术合同登记证书》的情况。等A公司获得《自由出口技术合同登记证书》后,再将该中国申请转让给B、C、D公司。
 
此案虽最终圆满解决,但不可忽视其中存在的视撤风险及额外增加的费用(延长期限及著录项目变更的费用)。因此,为避免产生类似情况,笔者建议广大申请人充分利用PCT申请的相关制度,在国际阶段充分考虑权利转让可能产生的问题,主动避免进入中国国家阶段后的补正以及相应不必要的手续。
 
具体于上述案例,流程人员的建议是:
 
  1. 在办理国际阶段变更事宜时,删除原申请人A公司;新增申请人B、C、D公司。
  2. 在提交变更请求的同时,明确新增申请人B和C的行为适用于所有指定国;而新增申请人D的行为,适用于除中国以外的指定国。
  3. 在收到记录变更通知书(IB306表)之后,以B和C公司的名义办理进入中国国家阶段手续。以B、C和D公司的名义办理进入其他国家阶段手续。
  4. 待中国国家阶段申请初审合格后,再办理著录项目变更(新增申请人D公司)。
 
笔者认为,上述方式避免了进中国补正产生的风险并降低了沟通和费用成本,同时,给转让方提供了更充足的时间来办理《自由出口技术合同登记证书》。不失为一种更优的申请策略。
 
希望上述分享能够为申请人办理国际阶段记录变更手续时提供参考。若有不当之处,敬请读者和同行批评指正。