“修改超范围”的法理起源及审查标准初探
2013-03-09 14:23:25   来源：   

一、“修改超范围”的法理起源
    专利法第33条规定：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。这是中国专利审查当中，“修改超范围”问题的来源，而如何准确、合理的理解以及把握“修改超范围”，就涉及到对该法条的法理和内涵的理解。基于此，才能进一步理解和探讨与专利申请文件或专利文件中的修改有关的审查标准。
     专利法中的各法条之间并非孤立存在，各法条之间都有相互联系，并且都是基于一个“纲”引导出来的，这个“纲”就是专利法第一条，事实上也是专利法的立法宗旨：为了保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展，制定本法。
专利法第一条中，从文字上看，涉及到两个比较重要的方面，一方面是鼓励发明创造，这与专利申请人、专利权人、发明人的利益直接相关；另一方面是促进科学技术进步和经济社会发展，这其中不仅涉及发明创造对经济社会发展的促进作用，还涉及到一个“平衡”，即利益的平衡。任何事物都是有两面性的，这两面是一对矛盾的对立和统一，在专利法以及专利审查制度中同样如此。专利法中，由于专利申请人、专利权人以及发明人的利益是通过限制与之相对的社会公众的利益而得到的，因此，如果过分强调专利申请人、专利权人、发明人的利益，必然会影响到社会公众的利益，进而往往会造成技术垄断，影响正常有序的经济竞争；反过来说，如果过分强调社会公众的利益，而使专利申请人、专利权人、发明人的权利不能得到应有的保护，就必然会影响他们的利益，从而损伤了科研主体进行发明创造的热情和动力，进而违背专利法的立法宗旨。所以，这两方面不可偏废，过分偏向任何一方，都会使经济社会的发展失去“平衡”，进而不能起到“促进科学技术进步和经济社会发展”的作用。同时，对于专利法的立法宗旨的理解也要考虑到国家所处的不同发展阶段，以及在整个国际经济竞争中的地位，基于此才能正确的理解和应用。
    正是由于专利法或者专利制度需要在专利申请人、专利权人、发明人这一方面，与社会公众这一方面之间进行利益的平衡，对于专利申请的形式和内容来说，就必然要进行一定的要求，否则就会影响到社会公众的利益，而要求过多、过紧，又会打击技术研发的热情，违背专利制度的初衷。
    因此，在先申请制度下，专利申请文件一旦递交，对于申请人来说，就享受到了第一个利益，即申请日，这对于申请人和社会公众来说，是一个非常重要的时间，它直接影响到竞争对手同样的发明创造能否授权，该申请的现有技术的范围，该申请授权后的保护期限等诸多方面。这个时间越早，对于申请人的竞争对手就越不利，对该申请的授权也会越有利，虽然过早的申请日也会带来对申请人不利的一些方面，如公开时间也会较早、授权后的保护截止期也会提前。但总的来说，申请人在做出发明创造以后尽早“抢”一个申请日对于申请人是较有利的。另外，申请日确定的背后还有一个重要的含义，就是在申请日当天，主要的发明内容也“确定”在这个时间。
    那么，主要的发明内容“确定”于申请日，是否就意味着不能允许申请人在申请日后对申请文件进行修改呢？答案显然是否定的。原因很简单，正是由于专利法以及专利制度的宗旨之一是要鼓励发明创造，而对于申请人来说，在申请日递交的申请文件很难做到“完美无缺”。这可能有很多种原因，比如说，申请人往往很难了解在申请日前所有的与发明相关的现有技术，而在审查过程当中，审查员检索出申请人没有检索到的现有技术，以其来评判发明的三性，有些情况下申请人就不得不进行修改，如果此时不给申请人修改的机会，显然不合理；又比如说，申请人（即使其专利代理人）也可能会由于疏忽而有一些文字或语言上的明显错误，在申请后也应当给申请人修改机会；又比如，即使申请文件已经做到了没有任何不应该的错误，由于专利审查员的角色是代表社会公众来对专利申请进行审查，其有责任尽可能从社会公众的角度对发明（例如创造性）进行质疑，而创造性的判断标准虽然已经趋近客观，但也难以完全避免主观性，这时候，申请人如果愿意接受审查员的质疑，同样，也应当被给予对申请文件修改的机会。因此，从鼓励发明创造，保护专利申请人的利益的角度来考虑，应当给予申请人递交申请文件后对其进行修改的机会。
    基于此，各国专利法都给与了申请人对专利申请文件进行修改的权利。我国专利法第33条也明确规定：申请人可以对其专利申请文件进行修改。
    那么，允许申请人对申请文件进行修改，是否对于修改的方式就可以不加以限制？答案同样是否定的。
    在申请日后，若对申请文件进行修改后导致出现了“确定”于申请日当天的发明内容中没有涉及的内容，一旦允许这样的修改，就意味着这些内容也享受到了该申请的申请日，而这可能会影响其他申请人以及社会公众的利益。可能有人会说，既然如此，只要不让这些新的内容享受该申请的申请日，而以修改出该新内容的时间来确定这部分内容的新的申请日就可以解决这个问题。这样的做法某种程度上已在另一个制度中体现出来，即优先权制度中的“部分优先权”，但在部分优先权当中，与此处最重要的区别是，部分优先权中涉及的是两份专利申请，一份是在先申请，另一份是在在先申请的基础上增加了新的“主题”的在后申请，而本文讨论的是一份申请在整个审查过程当中的修改。对于一份申请来说，在审查过程中进行修改，以新出现的内容确定新内容的申请日，整个审查过程将变得极其复杂，并且也会连带影响与之相关的其他申请，因此可操作性很差。并且对于新出现的“主题”来说，完全可以利用“部分优先权”制度来实现这一点。因此，对申请文件的修改方式应当予以限制，但限制到什么程度？我们进一步进行理论分析。
    对申请文件修改后，何种情况下，会如何影响其他申请人以及社会公众的利益呢？我们可以通过一种极端的情况进行分析：如果对申请文件修改后，增加了与原始申请文件中的发明完全不相关的新的发明，如果允许这样的修改，意味着这个新的发明享受了该申请的申请日。很显然，这对于在申请日与增加该新的发明的时间之间，做出与该新发明有关的发明的申请人是不公平的。即使这期间没有人做出与之有关的发明，如果这样的新的发明可以享受到该申请的申请日，对于其他申请人来说，意味着，可以在申请日后，随意加入新的内容甚至于申请日后做出的新的发明，这当然是错误的。因为对于其他社会公众来说，后来的发明享受了之前的申请日，并且由于与该新的发明有关的现有技术的时间也以该申请的申请日而非增加该新发明的时间起算，本来有可能因为实际增加该新的发明前的现有技术已经足以使该新的发明不具备授权条件，但由于该新的发明享受了该申请的申请日，而“避开”了很多现有技术，使其得到授权，这显然不合理。
    那么，是否修改后出现的任何新内容都不应当接受？显然，用“一刀切”的方式来处理也是不合适的，这相当于没有给申请人任何修改的机会。而哪些“新内容”是不应当被允许出现的呢？前述已经明确，比较极端的情况，例如增加新的发明创造，是必然不能被允许的。而从另一个极端来看，修改一些文法的上的明显的小错误，是应当被允许的。而这两者间的空间，又如何确定哪些是被允许，哪些是不被允许的呢？
从专利法的立法宗旨上来看，关键是要保持专利申请人与社会公众（包括其他申请人）之间的利益平衡。而对申请文件的修改属于倾向于专利申请人的权利，因此，只要对申请文件的修改没有影响社会公众（包括其他申请人）的利益，就应当允许，这应当是总的原则。
    基于此，各国专利法对于修改的原则都进行了规定。我国专利法第33条明确规定了：对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。
    从专利法第33条的表述上来看，对于修改的原则进行了进一步的明确：修改不能超出原说明书和权利要求书记载的范围；不得超出原图片或者照片表示的范围。
    而基于上述对于修改的总的原则，对于此处的“原说明书和权利要求书记载的范围”的理解应当合理适度，既不能理解为仅仅是原说明书和权利要求书本身，也不能理解为基于原说明书和权利要求书无限扩展的内容。前者意味着几乎没有给申请人任何的修改机会，即使可以修改，也是极有限的修改，对申请人过于严苛，显然不利于鼓励发明创造；而后者又意味着可能会增加在申请日之后的想法或者发明，这对于社会公众显然也不公平。同样，对于外观设计申请中“原图片或者照片表示的范围”的理解也应当适度。
二、“修改超范围”的审查标准初探
    我国的专利审查部门，国家知识产权局的部门规章《专利审查指南》第一部分第2章8，第二部分第八章5.2.1.1中，对于专利法第33条中“原说明书和权利要求书记载的范围”给出了在专利审查层面的解释：原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。从此表述来看，除原权利要求书和说明书的文字原文外，必须是根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容才能作为修改的依据。
    而“直接地、毫无疑义地”的表述，从另一方面来说，近乎于“唯一确定”，这明显是对于申请人较为严苛的一种审查标准。按照此标准，申请人对于申请文件仍然只能进行很有限的修改，即使修改是基于申请文件中的发明思想进行的极有限的合理概括（在实际审查当中，这种概括被称为“二次概括”），也是不能被允许的。也就是说，我国专利审查部门对于“修改超范围”采取了一种较偏向社会公众的审查标准，这样的审查标准对于申请人似乎过严，与其他国家，例如美国、日本、甚至欧洲的审查尺度相比，都偏于严格。可能也由于此原因，我国司法系统（包括最高人民法院）在近两年来多次突破该审查标准，对专利法第33条进行了对申请人来说更加宽松的解释。
    但是从另外一个角度来说，对于当前我国专利审查部门对“修改超范围”的审查标准，也应当予以理解。正如前文所说，对于专利法以及专利制度的理解，也绝不能脱离国家所处的不同发展阶段，以及在整个国际经济竞争中的地位。客观来说，从世界范围来看，欧美日等发达国家仍然在各技术领域具有较明显的研发优势。这种研发优势在客观上导致了专利世界中的某种“不平衡”，重要领域的基础专利和核心专利大多掌握在发达国家手中，发达国家的“专利优势”仍然非常明显。因此，专利制度中任何倾向于专利申请人一方的做法，事实上最大的收益者仍然是发达国家。而任何法律、制度的立意本质仍然应当是基于本国人民的福祉。以专利制度来说，我国专利审查部门在审查当中采用偏向社会公众的做法，也无可厚非。而审查标准对于国内申请人和国外申请人应当是一致的，在此前提下，势必国内申请人也会因此标准受到限制，但综合来看，如果审查标准偏于宽松，发达国家获得的竞争优势显然更加明显，反过来会影响还不成熟的国内技术研发主体的竞争力，从而至少在短期内不能真正起到让专利制度鼓励本国发明创造的目的。
    但是，从更高的层面以及整个人类科技文明的角度来看，在保护知识产权、鼓励发明创造性的原则上讲，知识产权制度在全世界范围内应当趋于一致，这对于整个人类文明来说都是有益的，不管是哪个国家，都会受益于专利制度所带来的技术进步。我们国家也应当有“海纳百川”，从更高的层面上更加尊重知识产权的胸怀，不仅从审查制度，而在在知识产权保护上更加实质的鼓励发明创造。笔者相信，基于这样的胸怀和认识，在我国各领域技术水平已经有较大进展，以及中国人民一点也不差于发达国家人民的“聪明程度” 的前提下，即使在短期内，更为宽松的审查标准、以及对知识产权更为有力的保护对于发达国家更有利，但从长远来看，必然会真正起到鼓励我国发明创造，并助力我国产业结构调整，使我国继续保持较快的发展速度，并使我国科技技术进一步腾飞，在世界经济竞争中形成真正的优势的作用。