The study on the issues of the right of prior use
2013-04-23 16:52:04   Source：   Hit：

 

• 概述

    专利权人有权阻止他人未经其许可而实施其专利，这是专利法的一个基本原则；另一方面，专利法从第三人的正当利益方面考虑，对专利权规定了一些限制性的例外。这些例外是许多国家的专利法也有规定的。知识产权协议也承认，为了顾及第三方的正当利益，各成员可以对所授予的专利权规定有限的例外，条件是这些例外并不与专利的正常利用发生不合理的抵触，而且也并未不合理的损害专利权人的正当利益。
    其中，先用权的例外是一个十分重要的问题，有必要进行深入研究。先用权，是指某项发明创造在申请人提出专利申请以前，任何人（包括单位和个人）已经创造相同产品，使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，在该发明创造授予专利权后，仍有继续在原有的范围内制造或者使用该项发明创造的权利。即使后来申请专利的人获得了专利权，具有先用权的单位或个人的制造或者使用行为也不视为侵犯了专利权。
    在实践中，相同的发明创造，为两个不同的发明人分别作出的事例是常见的。但发明创造不一定都要申请专利才实施，或者申请的日期有先后之别，而专利权最终只能授予最先提出专利申请的人，先用权就是从保护没有申请并获得专利权的另一个发明人的最低利益着想，给其一种特殊的权利，即具有先用权的单位或者个人，可以不经专利权人允许，而继续制造该产品或使用该方法。
    先用权原则对专利权是一种限制。但在专利法中确立先用权，原则并不是保护发明在先的人，而是为了消除“先申请原则”带来的某些不利因素。即先用权是对采取先申请制的一种必要的补救性措施，众所周知，所谓先申请制是对相同的发明创造来说，专利权将授予第一个向专利局提出专利申请的人，目前，世界上绝大多数国家的专利法都采用了先申请制，美国在近期也修改了专利法，将先发明制改为了类似的先申请制。然而，正如世界上任何事物都有利有弊一样，先申请制也存在着它的不足之处，即针对某一项发明创造首先提出专利申请的人不一定是首先作出该发明创造的人。
    在某人提交专利申请时，有可能已有他人开发研制出相同的发明创造，并已投入人力，物力和资金开始实施该发明创造，在这样的情况下如果在授予专利法之后，将上述实施行为当作侵权行为来对待，则显失公平。先用权条款正是为了克服上述的弊端而订立的。所以，专利法规定先用权原则的实质，就是以申请日为时间界限，对申请专利在先的人和已经实施或准备实施的单位或个人之间的利益进行调整，以使他们都受到公平的保护。
另一方面，为了贯彻执行专利法的立法宗旨，为专利权人提供有效的保护，又不应该将先用权的发威扩大到不合理的程度，否则就会损害专利权人的合法权益，削弱专利制度的作为，为此，采用先申请制的国家普遍对先用权的产生条件和适用范围施加了种种限制，他们都是权衡公众的利益和专利权人的利益，请求在两者之间达到公平合理的结果，但是，在具体做法上，各国专利法的规定却不尽一致。
    在展开对一些问题的讨论之前，首先需要指出的是：先用权并不是一种单独存在的权利，而只是用于对抗专利权的一种抗辩权，它只有在满足下述条件时才有必要予以考虑。

1. 针对一项发明创造，某人（自然人或法人）已申请并获得了一项专利权；
2. 另一人在上述专利权的申请日之前已经实施该发明创造或为实施该发明创造做好了必要的准备；
3. 上述在先实施行为并未构成能够使该专利权丧失新颖性或创造性的现有技术；
4. 先用者在专利申请公开或专利授权之后继续其实施行为；
5. 专利权人认为先用者的实施行为构成了对其专利权的侵权行为，向有关人民法院起诉或要求有关专利管理机关予以调处。

 

• 先用权的条件

    根据人们对专利法的普遍认知，取得先用权是有严格条件的，其制造或使用的行为不符合这些条件的任何一项，都不具有先用权。这些条件是：

1. 在先实施行为人地域和时间上的限制

    能够享受先用权的在先实施行为必须是在本国的领土上所进行的实施行为，这一限制已被世界各国所普遍采用，同时也符合巴黎公约关于国民待遇的规定。
    至于时间上的限制条件，可选用中国专利法第六十二条第三款的规定：在申请日之前制造相同的产品，使用相同的方法，或者已经做好使用、制造的必要准备。按照许多国家的做法，所谓“在申请日之前”包含了在先实施行为或其准备工作必须一直持续到申请日的含义。换句话说，上述行为在申请日以前不能处于已经停止的状态，除非这种停止是由于不可抗力造成的。例如，某人在申请日以前已开始其生产制造行为，但中途却又停止了，直到另一人申请专利之后才又恢复其生产，在这样的情况下，就不能享受先用权。

2. 在先实施行为的内容的限制

    少数国家，例如法国，其专利法规定，只要在申请日之前已经掌握了发明创造的内容，是可以享受先用权，然而，大多数国家规定仅仅为此远不足以获得先用权，要想获得先用权必须要有实施行为或为之做好了必要的准备。
其中，已经实施的含义是比较明确的，即已经制造了专利产品或使用了专利方法，所以“制造”和“使用”的含义与中国专利法第十一条规定相同，亦即必须是为生产的经营目的而进行实施行为，至于发明创造的个人利用或为非生产经营目的而进行的实施行为，即由于他们本身就不构成专利权的侵权行为，因而无需考虑能否享受先用权的问题。
    较为困难的是“作好必要准备”的含义，实施一项技术，需要进行各种各样的准备工作，即对某种类型的准备工作来说，也存在着所投入的人力、物力和资金上的差别，究竟需要进行何种类型的准备，并且进行到何种程度，才能认为是“作好了必要的准备”？
首先，必须已经开始进行与实施专利技术直接相关的实际准备工作，而不能仅仅是表明了存在实施的愿望，例如，仅仅是提出实施专利技术的设想，提出预算方案，或者下达任务书等等，却不能认为做好了专利法要求的必要准备工作。
    第二，已经进行的准备工作与专利技术的实施之间必须有一种明确的因果关系。能够让人们由此清楚的认识到实施专利技术的前景，例如，仅仅是购买房地产，装修供电，供水设备等等，也不能认为是作好了专利法要求的必要工作。
    第 三，所进行的准备工作必须是与实施有关的具体技术性准备工作，例如对专利产品来说，包括有关设备的制或购买，模具的开发，原材料的准备，零件图与总装图的绘制等等；对于方法专利来说，包括专用设备的制造或购买等等。如果所进行的仅仅是市场调查，人员的配备等非技术性的工作，则不能被认为是作好了专利法要求的必要的准备工作。
    应该指出的是：专利技术无所不包，不同的专利技术在其复杂程度和技术难度上相差十分悬殊，对于普遍的生活用品来说，所需的准备工作可能非常简单，但对于大型的化工生产工艺来说，其准备工作就会复杂得多。因此，在判断先用权是否成立时，不可能生搬硬套一种简单的固定模式，而是必须根据具体情况来作为判断。美国国会，有关报告中对此问题提出了在判断时应该考虑的因素，它们是：

• 到申请日为止先用者所花费的资金，以及该资金在实施专利技术所需的全部资金中所占的比例；
• 到申请日为止先用着进行准备工作所花费的时间，以及它与实施专利技术所需要花费的总时间的比例；
• 为实施专利技术所需进行的准备工作的复杂程度；
• 先用者在进行准备工作过程中所表现出的勤奋程度。

    尽管上述说到的几点仍是很笼统的，但他们提供了应该考虑的方面，可供我们在具体判断时作为参考。

3. 有关技术内容的来源的限制

    中国专利法第六十二条第三款仅仅规定“已经制造相同的产品，使用相同的方法或者已经作好制造，使用的必要准备”，却没有涉及这种实施行为所依据的技术内容的来源问题，然而，这并不意味着只要存在已经实施的既成事实，则无需先用者是以何种方式获得有关技术内容的，均能够享受先用权，绝大多数国家对此都施加了一定的限制条件。
    就实施行为技术内容的来源而言，不外乎有如下两种可能性：
一种是先用者独立的研究开发出该项发明创造，这是最为简单明了的一种性质，按道理说他本来是可以自己首先申请并获得该项专利权的，因而毫无疑问应该能够享受先用权。
    另一种是通过他人或其他途径获得该发明创造的技术内容。根据大多数国家的规定，在这样的情况下，先用者能否享受先用权取决于他获得有关技术内容并随后予以实施的方式是否合法诚实。例如，某人以剽窃的方式从他人那里获得有关技术内容，或者虽然其技术内容的获得是合法的，但是其随后的实施行为却违反了作为获得该技术内容的前提条件的协议或许诺，或明知其实施行为违反信息提供者的意愿，则不能享受先用权。
    上述“他人”的一个十分常见的例子是随后的专利权人，包括先用者直接或间接的从专利权人那里获得有关技术内容两种情形。具体说来，存在如下一些可能的方式：

• 在中国专利法第24条所规定的新颖性宽限期内，专利权人已在中国政府承认的国际展览会上展出了其发明创造，或在规定级别的学术会议上发表了其发明创造，从而使公众获知了其发明创造的技术内容；
• 在专利申请日之前，专利权人为了某种目的，例如为了日后实施其专利技术，或者为开发新技术而寻求帮助或支持等等，将其技术内容告诉了与之有特定关系的人；
• 先用者是发明创造的共同发明人或设计人，或者曾参与发明创造的研究开发，从而知道有关技术内容。

如此等等。
    在这些情况下，上述有关合法和诚实的前提条件是否依然适用？对此，国际上和国内均有不同见解。
    一种观点认为，只要先用者实施的技术是从专利申请人那里获得的则不论是通过直接或间接的方式，均不能享受先用权。例如，日本专利法规定：只有独立做出发明的人，或者由独立的作出发明的人那里获知如何实施发明的人，才能够享受先用权。在美国占主导地位的意见也支持这种观点。美国专利法修改咨询委员会向其国会提出的报告明确写明：能够享受先用权的实施行为必须是以诚实的方式来进行的，而且，不能是从专利申请人那里获得其技术内容的。这种规定的理由是：如果允许专利申请人那里获得其技术内容的人享受先用权，则使先用权的范围太宽了，它削弱了对专利权的保护。
    另一种观点认为不应该施加如此严格的限制条件，只要技术内容的获得和随后的实施行为均是合法和诚实的，则即使是从专利申请人那里获得有关的技术内容，也应该能够享受先用权。一些欧洲国家持这样的观点，他们认为：目前普遍采用的新颖性宽限期已经为专利权人提供了一种优惠，即将一些本来会破坏新颖性的在先公开行为排除之外，如果采用上述第一种观点，则意味着即使在宽限期内公开了其发明，公众也不能予以应用，其实质无异于将专利权的保护提前列入了在先 公开日（即在国际展览会上的展出日或在学术会议上的发表日），使“先申请制”变成了“先公开制”，基于这样的观点，德国专利法规定：如果先用者是从专利申请人那里获得关于发明的知识，同时专利申请人保留了其专利授权之后的权利，则在获知后的六个月内进行的实施行为或准备工作不能享受先用权。这表明，在德国，即使先用者是从专利申请人那里获得有关的技术内容，只要满足一定的条件，仍然能够享受先用权。
    事实上，上述各种观点分别出于不同的侧重点，各有各的道理。从实际角度来看都是可行的，但对于中国实际来说，笔者更同意第二种观点，其理由是：第一，对专利申请人在新颖性宽限期内的公开行为而言，采用上述第二种观点显然更加合理，因为所公开的发明创造实际上已经成为公众能够自由获得的知识，规定新颖性宽限期的目的是为专利申请人提供一种优惠，即不应因为这样的公开行为而导致新颖性的丧失，但这依规定并未改变有关技术内容已经公开的实施，既然是已经公开的技术，就应该允许公众予以使用，若对之加以追究，则显失公平，目前，国际上普遍认为在这种情况下，先用者应该享受先用权，因此即使采用上述第一种观点，也应该将这种情况下的实施行为视为例外。
    第二，虽然从理论上说存在不同的人分别独立的作出相同的发明创造的可能性，但是在现实中这种“不约而同”的事情并不多见，在许多情况下先用者都是或多或少的从专利申请人那里以直接或间接的方式获得技术内容的。如果采用第一种观点，就会使专利法所规定的先用权在许多情况下处于形同虚设，实际上作用不大的境地。事实上，只要规定先用者的知识来源和实施行为都必须是合法的和诚实的，就已经充分地考虑到了专利权人的利益，因为有了这一前提条例，就意味着专利权人实际上已经同意或默许了先用者的实施行为，不应该随后再加以追究，从兼顾专利权人和公众利益的角度来看，采用第二种观点更加合理。
    另外，对于第3种方式，有一种例外情况，即如果有关发明创造原是双方共同研究的成果，后来因关系破裂，其中一方抢先实施，一方则后来申请了专利，这种情况是双方如何分享发明成果的问题，先用权既不同成立，专利权也不能由一方独享。当然，如果是合作研究一项技术成果，在技术难题均未解决的情况下合作破裂，合作关系解除之后，该技术成果最终由双方各自分别完成，乙方按照先申请原则申请了专利，另一方是不可能再获得专利权，但其可能具有先用权。
 

• 先用权的适用范围

    一旦认定先用权成立，先用者所获得的权利是可以在专利申请公开或专利授权之后继续进行其实施行为，或者在其准备工作的基础上开始实施，对于产品的专利来说，不仅包括制造专利产品，还包括销售和使用该产品；对于方法专利来说，不仅包括使用该专利方法，还包括销售和使用该方法所获得的产品。
    但是，即使先用权成立，其行使范围也存在一定的限制，超出该范围就会构成专利侵权行为。

1. 对实施规模的限制

    在这个问题上，国内的认识上存在着较大的差异。
    我国专家，学者一致认为，先用权的行使有“量化标准”，只是在具体标准上说法稍有不同，有的说按申请日前的“产量和生产数量”为标准，有的主张按照机器设备所蕴含的“生产能力和生产规模”为标准。如汤宗舜先生在《中华人民共和国专利法释义》书中，将第62条第3款解释为：“条文中所说的‘原有范围’是指继续创造相同的产品，或者使用相同的方法，不过，不经专利权人许可所可以制造的产量一般不得高于提出专利申请时的产量。通常的解释是根据认真准备的情况，可以预测要达到的生产能力。”陈美章先生将“原有范围”的量化标准定为“产品一般不得超过专利权人提出申请时原有设备可以达到的生产能力”。
    在先用权行使的“量化标准”问题上，我国不仅理论界观点一致，司法界也持如是观点。杨金琪先生认为，“对‘原有范围’在量的方面的理解和确认应当以先用权人在申请日前，为创造该产品或使用该方法所拥有的或已经购置的机器设备的正常生产能力，可以达到的产量为限。”程永顺先生在著作中也将“原有范围”在“生产数量”、“生产能力与规模”上作量的限制。“对‘已经制造’来说，应以先用权人每日、月、年制造的产品数量计算出生产数量，对‘已经作好制造的必要准备’来说，可以根据先用权人所做出的必要准备的规模，预测将达到的生产能力与规模。”
    而在国外专利法律制度中，几乎找不到“量化标准”的影子，许多国外读者认为，先用权的行使不应有“量化标准”的限制。日本特许法（专利法）第79条规定先用权人“在已实施和准备实施的发明及生产日的范围内，”对专利拥有普遍实施权。日本学者纹谷畅男将该条款解释为：“⑴ 已实施或者准备实施的发明的范围；⑵实施事业的目的范围。”在这里，纹谷畅男提出先用权的致力范围即我国所称的“原有范围”应以已实施的发明范围和先用权人的事业的目的范围为限。在解释“事业的目的范围”时，他认为应“以企业章程规定的目的为准，或者根据顾客是否相同来考虑”，“例如烧碱生产事业的先用权不能及于炼铁事业”，他进而认为“只要事业相同，先用权人可以扩大设备”。纹谷畅男还介绍，该观点并非其个人的一家之言，而且已被日本大审院的判决所确认。台湾地区“专利法”第43条第二款规定：“申请前已在国内使用，或已完成必须之准备者”，依法享有先用权。该条同时还规定，“本条第2款之使用人，限于在其原有事业内继续使用。”德国专利法第12条规定：“任何人在专利申请时已经在国内实施了发明或者已经完成了其必要的准备，专利权对该人不发生效力。该人有权满足本企业的需要，在本企业或者其他企业实施该发明。”另外，瑞士联邦发明专利法中提到的在“贸易或业务上”正当使用。英国专利法中提及的“事业经营中”等，其“原有范围”指的都是原有的事业领域。对先用权人的实施规模都具有量的限制。还有，美国修改其专利法的委员会也建议，“先用者应该能够合理的扩大其在先实施行为的规模，以满足美国国内市场的合理需要，而不应该将先用者限制在申请日之前的实施规模上”。
    笔者认为上述国内外两种做法相比起来，中国专利法的规定，即先用者只能在原有规模上继续制造专利产品或使用专利方法，更加合理一些，理由有：第一，如果没有这样的限制，任凭先用者扩大其实施行为的规模，就会造成与专利权人的激烈竞争，而损害专利权人的应有权益。因为专利法规定先用权是为了平衡先用者与专利权人的权益，使其达到一个平衡点。若先用者没有实施规模量的限制，就会使利益的天秤明显的向先用者方向倾斜，这对于专利权人来说是显失公平的；第二，如果没有这样的限制，那么就会有悖于专利法的立法宗旨，进而可能会阻碍科技进步和社会发展。我们来看，专利权人获得的专利权，实质上是一定条件下的市场垄断性，其相应的代价是向社会公开其发明创造，并投入大量申请专利，维持专利和防止被侵权的费用和精力。而先用者则这两方面都没有。其所拥有的只是在先实施发明创造这一项，如果对其实施规模没有量的限制，那么先用权人实际上就拥有了与专利权人几乎一样的权利（除专利允许权与专利转让权外），先用者可以任意扩大实施规模，与专利权人分庭抗争，严重损害其专利权，即一定条件下的市场垄断权。这样就会产生一种十分消极的后果，即发明创造者宁可将其发明创造成果作为技术秘密实施，而不将其公之于众，申请专利，从而坐等别人申请专利后，再用先用权扩大生产规模，从而达到与申请专利相同的效果，并且省去了一系列如申请专利，维持专利等烦人、费钱之事。如果这样的现象大量产生，就会使专利申请量大大下降，严重阻碍科技进步，从而从根本上动摇专利制度。

2. 对已实施技术的改进

    一般说来，先用者有权在专利授权之后对已实施的技术进行改进，因为这既符合先用者利益，同时也符合各个国家的利益。但是在某种特定情况下，这种改进可能会产生问题。
    如果在实施的技术仅仅与专利权的独立权利要求的技术方案相同，而从属权利要求中附加技术特征构成了对上述方案的进一步改进，则先用者就仅仅能够继续实施原先的技术内容，而不得实施从属权力要求中所述的技术方案，否则就会构成对从属权利要求的侵权行为。
    众所周知，从属权利要求所确定的保护范围仅仅是它所从属独立权利要求的保护范围的一个子集合，如果某一实施行为构成了对从属权利要求的侵权行为，它必定同时也构成了对独立权利要求的侵权行为，因此在判断专利侵权时，一般只需从独立权力要求上判定即可。从这意义上讲，上述情况构成了专利侵权理论上的一种例外，即一个实施行为不会对独立权利要求构成侵权，但却会对从属权利要求构成侵权。这一点也体现了写入从属权利要求的作用之一，当然，对先用权技术的改进也不能落入该专利权人或其他专利权人所获得的一项改进专利的范围之内，这是不言而喻的。

3. 先用权的转让与继承

    先用权是一项始终和企业紧密相连的权利，先用权只能和产生它的企业一道转让或继承，并随着所属企业的最终停产而消失，而不能脱离该企业将该先用权单独转让或者继承，这一点已是国际上普遍采用的做法。
 

• 先用权的确认

    在专利侵权诉讼中，先用权的确认是非常重要的。我国专利法中没有规定专门确认先用权的程序和机构，这是因为先用权是对抗专利权的一种抗辩权，它并不是独立存在的，而是与相应的专利权共存亡。因此，先用权的确认只是在侵权诉讼中才是必要的，而单纯的确认先用权并无实际意义，也无法律意义。
    在实践中，有的专利管理机关应当事人的请求，在不经过调处程序的情况下，为当事人出具所谓先用权证明，这种做法是无法律依据的，该证明也是没有法律效力的。在专利侵权纠纷中，被告以自己有先用权提出抗辩时，专利管理机关和人民法院应对其是否具有先用权作出确认。然后才能认定其是否构成侵权。
    有人曾建议设立一个专门确认先用权的程序，在侵权纠纷处理过程中，当被告提出先用权问题时，首先确认这一权利是否存在以及先用权，适用范围后，方能启动侵权诉讼程序，这样才能同专利法第60条衔接起来，使专利纠纷处理规范化，如果先用权问题不解决，侵权纠纷处理将无法进行。实际上，确认有否先用权，也就确认了侵权行为是否成立。因此，不应当把先用权的确认和侵权诉讼中侵权的判断分裂开来，而应当作为一个问题来解决。
在侵权诉讼中，确认先用权，应当严格按照先用权的条件进行，其前提应当是制造了“相同产品”或使用了“相同方法”，如果争议的侵权产品或侵权方法与专利产品或专利方法的权利要求的保护范围有所不同或者完全不同，则尽管被告以先用权作抗辩，专利管理机关或人民法院也不应依照先用权的法律规定来认定和处理。
 

• 先用权与新颖性

    一般说来，先用权人制造相同产品或者使用相同方法的行为是不公开的，或者只是在一定范围内公开，即尚未构成已有技术。如果其行为已向社会公开，相同的产品或相同的方法就会由于失去新颖性而无法获得专利权。
    但是，由于我国实用新型和外观设计专利审查并不像发明专利那样，要经过三性审查才能授权。再则，有的先用权人在未发生侵权诉讼之前，由于没有涉及到自身利益，也不会主动去向专利局反映某个发明创造已失去新颖性问题。因此，难免会有一些不符合三性的实用新型和外观设计申请暂时也获得了专利权，而且一些授权专利权，再想否定它的专利性，就只能经过无效宣告程序才能解决，这个问题在侵权纠纷中是无法得到解决的。
    如果被诉侵权方或者任何公众明知争议的专利权不具备新颖性，但其并不向专利复审委员会提出无效的请求，在这种情况下，处理专利侵权纠纷的专利管理机关或者人民法院虽然明知该专利很可能被宣告无效，但由于该专利权事实上并未依法而程序被宣告无效，所以，在法律上只能仍承认其专利权有效。